특허권 침해 손해배상 또는 합의 요구 받았을 때의 대처 순서

내용증명

당사는 OOO에 대한 특허권자입니다. 그런데 귀사가 최근 XXXX년 X월 X일 당사의 허락 없이 본 건 특허권을 침해하는 행위를 하였음을 알게된 바, 이에 특허침해 행위 중단 등 아래 요청사항을 즉시 이행할 것을 엄중히 경고하는 바입니다.

이 같은 내용의 내용증명 또는 이메일을 수신하였다면, 그리고 특허권침해를 주장하는 상대방이 침해행위에 대한 손해배상으로 합의금을 요구한다면 이에 빠르게 응하고 소송으로까지 확대되지 않도록 최대한 막는 것이 무조건 좋은 해결방법일까요?

당연히 그렇지 않습니다.

그렇다면 이 같은 특허권침해 내용증명을 받았을 때, 그리고 합의금을 요구받았을 때에는 어떻게 대응하는 것이 좋을지 이번 컨텐츠에서 그 대처 방법에 대해 순서대로 설명하겠습니다.

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1단계. 상대방의 주장이 ‘사실’인지 확인할 것

실무상으로는 상대방이 주장하는 특허권이 실제로는 다양한 이유에서 소멸된 것일 가능성, 문제된 제품의 기술적인 구성과 무관한 특허권일 가능성, 실제 특허권자가 아닐 가능성, 불법 피싱일 가능성 등 “특허권 침해 여부”를 논하기에 앞서 “상대방이 주장하는 사실” 자체가 실제와 맞지 않는 경우도 많습니다.

그렇기에 덜컥 급하게 합의금을 송금하기 전에 단순 대리인이 아닌, 실제 특허권자가 맞는지, 문제 상황과의 관련성이 모호한 내용의 특허를 내세우고 있는 것은 아닌지 등을 꼼꼼히 확인해보는 과정이 필요합니다.

구체적으로는 상대방이 특허 등록번호, 특허권자 명의, 권리의 존속 기간을 근거로 제시했다면 이를 꼼곰히 확인하고, 청구 범위는 어떠한지, 법적 근거는 분명한지 등에 대해 면밀하게 검토해보아야 합니다.

2단계. 정말 ‘특허침해’에 해당하는지 법률적 판단을 받아보기

“특허침해 여부”를 판단함에 있어서 청구항에 의해 정해지는 특허권 범위를 정확히 파악하고, 이에 기반하여 해당 사안에서 문제된 기술적 구성에 대해 청구항에 기재된 내용과 피침해 제품의 기술적 구성 부분이 실제 동일한가의 여부를 검토해야 합니다.

또한, 이미 특허 등록 된 기술이라 하더라도 그것이 이미 널리 알려져 있는 기술이라면 잘못 등록된 것일 가능성도 배제할 수 없으므로 검토가 필요합니다 (이러한 경우라면 특허 무효사유가 있는 것으로 다툼의 여지가 있습니다).

그런데, 이와 같은 비교 분석, 법적 분석에 대해 법률 비전문가의 입장에서 자체적으로 판단하는 것은 어렵기도 하고 안전하지 못하므로, 변호사에게 실제 침해가 있는 것으로 인정될 가능성, 회피 설계에 해당할 가능성, 선행 기술 특허권에 대해 무효를 다투어볼 필요성 등에 대해 구체적인 검토를 받아보는 것이 필요하겠습니다.

3단계. 특허권침해로 실제 인정될 가능성이 있을 경우

앞서 설명한 순서대로 변호사를 통해 전문적인 검토를 거친 결과, 실제로 특허권침해 인정 가능성이 있는 경우라면 좀 더 적극적으로 구체적인 대처 방법을 모색해야 할 것인데, 대표적인 방법은 다음과 같습니다.

① 기술 변경

이는 상대방의 특허 범위를 벗어날 수 있도록 침해하는 부분에 대한 구조 변경 또는 제거와 같은 방법을 취하는 것을 의미하며, “회피 설계”라고도 합니다. 이러한 방법에 의한다면 장기적으로도 상대방의 특허 범위에 속하지 않아 추가적인 분쟁 발생을 막을 수 있으나, 회피 설계 이전에 이미 침해한 부분에 대한 문제는 미해결 상태이므로 이에 대한 분쟁은 여전히 이어질 수 있습니다.

② 특허무효심판청구

예를 들어, 해당 기술이 이미 널리 알려져있는 것으로 특허권 성립이 어려운 사항에 해당하거나 상대방의 특허가 선행기술로부터 쉽게 도출될 수 있는 경우라면, 특허심판원에 특허무효심판을 청구할 수 있습니다. 이를 진행하여 특허가 무효인 것으로 인정된다면 상대방의 특허권침해 주장도 그 법적 근거가 없어져 대항할 수 있게 되는 것입니다.

③ 로열티 협의 시도

앞서 설명한 ①과 ②의 방법이 불가능하거 부득이 해당 기술을 사용할 수밖에 없다면, 로열티, 즉 사용료를 지급하는 방향으로 협의하면서 합의서를 작성하는 방법을 시도해볼 수 있습니다.

이 때 중요한 것은 해당 로열티를 지급함으로써 이 사건 관련 어떠한 추가적인 청구도 하지 않는다는 내용이 반드시 포함되도록 작성해야 합니다. 또한, 반대로 추후 합의가 결렬되었을 때 합의서에 기재되었던 내용이 불리한 정보로 활용될 가능성도 있기 때문에 이 점에 유의해야 합니다.

이상의 내용을 간략히 정리해본다면, 상대방으로부터 특허권 침해 주장과 금전적 배상 또는 합의금을 요구받았을 때 1) 실제 사실관계 확인 → 2) 특허권 침해 해당 여부 확인 → 특허권 침해에 해당하는 경우, 기술변경 · 특허 무효심판청구 · 사용료 지급 및 합의서 작성 등의 구체적 대처 방법 모색의 순서로 해결해야 하겠습니다.

또한, 그 과정에서 1) 실제 사실관계가 어느 정도 대략적으로라도 파악되었다면 이를 바탕으로 2) 침해 해당 여부 확인과 3) 대처 방법 모색에 대해 변호사의 전문적인 법률자문을 받아 해결하는 것이 필요할 것입니다.